Pas op met zelf regelen van overdracht/licentie intellectuele eigendom (of: Door het oog van de naald)

Van eenmanszaak naar BV

Een ontwerper brengt een product op de markt via zijn eenmanszaak. In die periode ontstaat het auteursrecht en ongeregistreerde modelrecht op het product waarover de discussie gaat. Zoals zo vaak, richt de ondernemer een BV op, waarbij hij zijn eenmanszaak in die BV inbrengt.

Namaak? Fout in inbrengakte gooit roet in het eten

De BV ziet op enig moment dat haar product wordt nagemaakt en beroept zich op haar auteursrecht en modelrecht. De inbreukmaker verweert zich met: "Die rechten zijn niet van de BV, want ze zijn nooit ingebracht in de BV". Voor de overdracht van auteursrecht en modelrecht is een akte (dat wil zeggen een ding met twee handtekeningen) nodig, waarin voldoende duidelijk is wat er wordt overgedragen. De rechter geeft de inbreukmaker gelijk op dit punt: de akte van inbreng vermeldt niet veel meer dan dat naast de expliciet genoemde goederen "alle overige goederen" worden ingebracht. Daaruit blijkt niet dat er aan intellectuele eigendom is gedacht.

Wetswijziging gooit nog meer roet in het eten

De ontwerper roept ter zitting: "Ja, maar ik heb een exclusieve licentie verstrekt aan de B.". Die vlieger ging niet op, want sinds we per 1 juli 2015 beschikken over nieuw auteurscontractenrecht kan een exclusieve auteursrechtlicentie alleen per akte. Die akte was er niet tussen ontwerper en BV. Dat nieuwe auteurscontractenrecht beoogt de ontwerper te beschermen, maar daar merkte de ontwerper in dit verhaal weinig van!

Door het oog van de naald

Gelukkig werd de BV hier toch gered, waarbij ze wel door het oog van de naald kroop: een licentie op een ongeregistreerd Europees model kan wél mondeling worden gegeven en met toestemming van de modelhouder kan de licentienemer optreden tegen inbreuk. Die toestemming was er volop, zo bleek uit de woorden van de ontwerper op de zitting. Maar is er een model? De inbreukmaker komt met "Nee, want zoiets bestond al, dus niet nieuw en dus niet beschermenswaardig". Om dat aan te tonen, liet hij vergelijkbare producten zien, echter zonder dat die gedateerd waren. Hij kon dus niet bewijzen dat ze ouder waren. Dus ja, het product van de ontwerper moest als nieuw worden beschouwd. Dan komt de vraag of er inbreuk is op het model. De rechter vindt dat de producten zoveel op elkaar lijken dat het product van de inbreukmaker wel nagemaakt moet zijn van dat van de ontwerper. Ofwel, na veel hangen en wurgen wordt de inbreuk toch bestraft. Veel had het echter niet moeten schelen.

Moraal van dit verhaal

Wat is nu de moraal van dit verhaal?

Ten eerste: dat het overdragen en licentiëren van intellectuele eigendom in de meeste gevallen niet iets is wat u wel even door de boekhouder kan laten doen. Want zelfs als u een boekhouder heeft die ruim meer weet dan de standaardvakkennis, dan kan die nog verrast worden door een wetswijziging, zoals het nieuwe auteurscontractenrecht. En kennelijk hoort het ook niet tot de standaardchecklist van de notaris om te vragen "Eh, weet u zeker dat u niet ook uw intellectuele eigendom wil noemen?".

Ten tweede: als u beschuldigd wordt van inbreuk, of daar risico op loopt, zorg dan dat u beschikt over een overzicht van vergelijkbare - gedateerde - producten of ontwerpen die ouder zijn dan het ontwerp van degene die beweert dat u inbreuk maakt op zijn ontwerp.

Ten derde: als u rechthebbende bent, weet dan dat u sterk staat als de ander niet zo'n gedateerd overzicht kan tonen.

Lees-verder-tips

Ook interessant in het kader van jatwerk: 

• 13 januari 2016: Column "Help! Mijn software is gejat!" Wat nu? Wat moet je allemaal bewijzen als je denkt dat je PLC-software is gekopieerd door de concurrent?
• 16 december 2015: Column "Claim wegens jatwerk productfoto's: reden tot bezorgdheid?".

April 2016,

mr. Hub Dohmen.

twitter: http://twitter.com/hdohmen

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

i: http://www.dohmenadvocaten.nl/